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標準必要專利的授權條款 Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases
Chryssoula Pentheroudakis, Justus A. Baron
2017
European Commission
目前大多數標準發展組織(Standard Development Organizations, SDOs)制定智慧財產權政策,要求參與成員以公平及合理非歧視條款(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND)對其標準必要專利(Standard Essential patents, SEPs)進行授權,旨在保護技術實施者的權益,並保障SEP專利持有人的研發投資能獲得適當回報。

隨著資通訊技術的快速發展以及物聯網的廣泛應用,SEP擁有者和實施者間的商業模式更形複雜,難以形成雙方對FRAND的共識。在此情境下,即使SEP僅占專利訴訟的一小部分,近年智慧手機產業的專利訴訟增加卻引發FRAND是否能確保SEP專利使用費「合理」的爭議。具體而言有專利箝制(patent hold-up)和反向箝制(hold-out,或稱reverse hold-out)兩種現象,專利箝制指SEP專利持有者訂定過高的授權金,且讓技術實施者相信可獲得更多有利的授權條件,當技術實施者對專利技術做出不可逆的投資後,SEP專利權人利用市場力量獲得的額外價值,主因是如果必須透過實施特定專利技術才能符合某項標準的話,由於該些專利的必要性將使專利擁有者獲得相關產品的競爭優勢,甚至是主導市場能力。雖然擁有SEP不等於擁有主導市場能力,但具備更多的SEP被認為越具有主導市場能力是不爭之事實。反向箝制是專利箝制的相反概念,目前各國限制SEP專利權人透過禁制令救濟,造成技術實施者尋求授權的意願降低。對未取得SEP授權的技術實施者來說,唯一的風險只是支付FRAND的授權金或費用,因此風險被認為落在SEP專利權人一方。而權利金堆疊(royalty stacking)指SEP所有權的分散導致授權金過高,且有不必要或重複之虞。以上諸多爭議源自於理論辯證,仍待實證經驗證實。

與SEP有關的案件涉及專利侵權損害賠償、禁制令與反壟斷,影響案例法的重要概念有下列數項:
一、SEP訴訟的特殊性:由於SEP技術與授權實務的複雜性,對一般狀況下適用的專利侵權原則和方法論構成挑戰,法院已對現有框架和證據原則的實際適用性(real-world applicability)產生質疑,並在FRAND原則下進行調整。法院在法律判斷中納入經濟因素,即便同為SEP訴訟,不同的產業標準面臨的法律爭議也不同,例如IEEE 802.11在多個國家都有爭訟,遇到的情形各有不同。專利組合式授權(Portfolio licensing)是市場慣例也是FRAND面對的挑戰之一,同時包含SEP和非SEP導致計算價值分配和損害賠償時必須考慮FRAND和非FRAND專利並存的狀況。

二、相容性誘因和利益的公平均衡:世界各國對FRAND的期許是公平地補償SEP專利權人、促使各項標準產業化進而兼顧公眾利益。FRAND就經濟層面而言,具有鼓勵創新、參與產業標準開發以及快速實施和採用創新技術標準。雖然仍具爭議,但專利箝制是否成立被認為是計算權利金的重要因素,美國法院需要當事人表現不佳的證據作為專利箝制的證據,才據以計算損害賠償。

三、各國對禁制令的態度:歐盟法院CJEU對華為訴中興電訊一案的決定,加強了歐洲各國對禁制令的整合,將在考量雙方談判能力後決定是否給予禁制令。FRAND授權可降低因談判破裂或專利箝制而聲請禁制令所造成的經濟損失,但是歐盟法院和歐洲各國法院並不樂見禁制令被作為要求潛在被授權方參與FRAND談判之手段。美國、中國和日本對於SEP專利權人聲請禁制令的限制更為嚴格,特別是美國法院認為當SEP專利權人在授權專利時,以禁制令做為救濟手段並不恰當,因此法院在授權談判陷入僵局時具有更為主動的地位。

四、權利金費率的評估:在美國的專利侵權訴訟中,合理的權利金最常做為損害賠償,並在過去一年內有增加的趨勢。合理的權利金旨在於訂出於侵權前的假設性談判中,侵權人和被侵權之專利權人都能一致同意的賠償金數額,雖然這種假設性談判框架(hypothetical negotiation framework)於理論上可行,但實務上很難據以訂出單一權利金費率,美國法院在FRAND時計算的方法論很複雜,而歐洲法院更不傾向訂出單一費率,反而重視雙邊談判時兩方的行為是否符合FRAND的精神以決定是否核發禁制令。

五、FRAND的核心原則:FRAND並不是單一費率,而是一段費率區間。因此法院建議計算FRAND的權利金時,可能比侵權物對被侵害專利造成的損失略高,為了進一步防止專利箝制,計算權利金時須遵守事前談判基準(ex ante negotiation benchmark)的兩個核心原則:(一)如果有證據表示專利權人依據標準修改權利金要求,FRAND的法律分析必須在標準制定之前的假設性雙邊談判框架內進行;(二)專利所增加的價值(incremental value),例如FRAND的權利金費率需分配(apportionment)到專利所增加的價值,但是法院見解傾向混合討論專利技術本身的固有價值以及專利成為SEP後帶來的增值,這兩項本應分別討論且都與FRAND費率區間有關。

六、計算FRAND權利金的方法論:目前的計算方法採行可用來比較的授權價格和權利金基數這兩種數據,授權金基數是侵權產品或使用專利技術的產品組件兩者之一,這種衡量方式使授權金計算更具技術性和事實基礎。大部份FRAND授權金採取使用專利技術的產品組件價值占整體產品之比率來計算,而授權金基數要採用終端產品還是零件的價格一向是美國相關爭議的核心,雖然IEEE現行採用最小可銷售專利實施單位(Smallest Salable Patent Practicing Unit, SSPPU),但SSPPU仍有爭議,例如Wi-Fi專利賦予晶片特定的功能並使終端產品有Wi-Fi連線之功效,如果將Wi-Fi晶片從終端產品抽除,則終端產品將不具有Wi-Fi連線能力,因此部份意見認為專利的價值不能切割並獨立計算。

FRAND涉及法律和經濟議題的討論範圍,對FRAND普遍的法律觀點是:
一、FRAND規範SEP持有者的義務,必須在合理條件下為每一位潛在的技術實施者提供使用專利技術的權利,即合約法(contract law),明訂具法律效力之協議。
二、不遵守FRAND視為濫用支配市場的地位,即反托拉斯法(antitrust law)。
三、在前述兩種情形下,FRAND允許在沒有特定費率下訂定合理使用的行為和授權協議。

FRAND的經濟觀點是:
一、FRAND的要旨是平衡發展標準和實施標準間的爭議,即福利最大化(welfare maximization)。
二、FRAND可使價格免受專利箝制和權利金堆疊等影響。
三、前述兩種觀點都認為不需要也不應該制定單一的FRAND費率。

FRAND兼具經濟和智慧財產的雙重特性,因此是各國政府重視的議題之一,在鼓勵FRAND的基礎上,歐盟數位單一市場(European Digital Single Market, DSM)倡導建立確保SEP權利人和技術實施者間公允平衡的授權框架,DSM本身強調消除市場壁壘,提供開放、公平和無縫接軌的數位經濟網路環境,用以消除歐盟內跨境的電子商務障礙和價格歧視,而2015年DSM為促進消費者和企業更能獲得整個歐洲的數位產品和服務的措施之一是透過智慧財產權法律措施確保智財權產出者和消費者之間的平衡。

關於下一代通訊技術5G的技術標準,全球通用的標準制定和市場主導而非業務主導的SDO政策將決定創新的成功與否,而相關SDOs必須共同合作。智慧財產權和技術標準的複雜問題,以及多方利益的均衡不能通過單一工具實現,但SDO和其他參與者各有方法促進雙邊授權談判進程,尤其SDO可以藉由標準制定工作小組提高專利透明度做出巨大貢獻。部份SDO採取鼓勵專利池的措施,專利池被認為是解決SEP授權問題的有效方案,特別是權利金堆疊的風險,但是專利池在SEP授權市場的作用仍然有限。

考量到參與標準制定的社會團體以及其他產業的影響力日益增強,如運輸業、生命科學業、能源業等,5G參與者與其他產業的良好互動將反映在標準管理的可行性上,並有助於推動5G在其他產業實施的基礎架構。
蔡茜堉
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